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从“问询回复”看科创板IPO之IP风险

作者:黄超 王越

目 录

一、科创板的基本特征

二、问询回复中的常见IP风险

What:监管机构向发行人问询的常见IP问题有哪些?

三、科创板IPO相关IP规则

Why:监管机构提出这些IP问题的原因和依据是什么?

四、IP风险的防范与应对

How:怎么防范和应对科创板IPO过程中的IP风险?


2018年,在中国创新驱动发展战略、中美贸易战、美国科技制裁等多重背景下,被称为“中国版纳斯达克”的科创板应运而生,为境内前期投入较大、回报周期较长的科技创新型企业开拓了融资渠道,有助于各大科创企业和我国整体科技创新能力的迅速发展。

然而,实践中大量科技创新型企业因存在IP风险而折戟科创板,IP风险已成为科创板上市的拦路虎。本文拟就科创板IPO问询回复中的常见IP风险,基于科创板规则探寻提出相关问询的依据,并针对相关风险提出防范和应对的建议,以期为科创板拟上市企业及相关领域的实务工作者提供参考与借鉴。

一、科创板的基本特征

(一) 市场定位——拥抱“硬科技”企业

关于科创板的市场定位,中国证监会发布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(以下称《实施意见》)中明确指出,科创板作为面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的新生板块,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。[注1]

此后发布及修订的《科创属性评价指引(试行)》(以下称《评价指引》)《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(以下称《申报规定》)提出了包括科研投入、科研人员数量、发明专利数量、营业收入等指标在内的“4+5”科创属性评价指标,进一步明确了科创板的“硬科技”定位。[注2]

(二) 发行制度——试点注册制,以信息披露为核心

科创板实施注册制,以信息披露为核心。在证券发行申请人依法履行信息披露义务的前提下,监管机构仅对注册文件进行形式审查,其职能和角色为维持市场正常秩序、保证上市企业信息透明,而非对股票的内在投资价值作出判断。

(三) 审核方式——主要通过问询回复方式开展审核工作

关于科创板审核工作的开展方式,中国证监会在《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下称《管理办法》)中明确,交易所主要通过向发行人提出审核问询、发行人回答问题方式开展审核工作,基于科创板定位,判断发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、问询回复中的常见IP风险

(一) 科创板问询流程

如上图所示,监管机构的审核问询贯穿发行上市审核流程的始终。

具体而言,在受理发行人的上市申请后,上交所审核机构(科创板上市审核中心)会在二十个工作日内提出首轮审核问询。发行人回复首轮问询之后,如果审核机构认为需要进一步问询的,审核问询可能会持续多轮。

需注意的是,上交所可能会根据需要约见发行人的董监高、控股股东、实控人以及保荐人、证券服务机构等,也可能调阅跟发行上市申请相关的资料;另外,还可能对信息披露质量进行现场检查。

在完成审核问询后,审核员在问询回复的基础上初步撰写审核报告后,审核机构组织召开审核中心会议,根据审核中心会议的讨论结果向发行人发送审核中心意见落实函。发行人对落实函进行回复后,审核机构认为不需要进一步问询的,将出具审核报告提交上市委员会,并发出召开上市委会议的公告。上市委委员将对审核机构出具的审核报告及发行人上市申请文件进行审议,并提出上市委问询问题。发行人应最迟于上市委审议会议召开日前一个工作日书面回复上市委问询问题。在上市委审议会议中,上市委一般会在会前问题中选择部分问题对发行人代表及其保荐人进行现场问询。上市委员会通过合议形成发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审议意见。如果上市委认为发行人需要补充核查和补充披露的,还会向发行人发送《上市委会议意见落实函》,要求发行人在会后进一步披露。

上市委审议通过后,上交所出具发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见并向中国证监会报送上市申请文件、审核意见等相关资料。如果证监会在审核过程中认为有新的问题的,则会通过上交所向发行人发送《注册环节反馈意见落实函》,要求发行人予以回复。[注3]

(二) 科创板IP相关问询现状

根据统计,在注册生效的企业中,问询轮次最少的仅为一轮,如中芯国际等;问询次数最多的可达六轮,如海尔生物、龙软科技、天智航、中科星图等。[注4]

知识产权作为科技创新成果的法律保护手段,是监管机构在审核问询中重点关注的问题。在科创板审核问询中,专利权、著作权、商标权、商业秘密、集成电路布图设计等知识产权均有涉及,平均涉及知识产权问题的轮次为2.3轮,平均问及知识产权相关问题多达12.3项。[注5]

根据上海证券交易所官网公开的内容,截至2022年4月17日,在已受理的720家企业中,共154家企业已经终止上市,几乎一半企业的终止原因和知识产权问题密切相关,知识产权问题已经成为科创板上市的拦路虎。

(三) 常见IP风险及问询问题

根据统计,在知识产权相关的问询回复中,排名前三的是专利权、商标权、技术秘密相关问题,分别占50%、30%、15%,其他问题如软件著作权、集成电路布图设计等仅占5%。可以看出,专利权与技术秘密,是科技创新成果的基本保护手段,专利权与技术秘密相关问题在知识产权问询问题中占半数以上。

具体而言,常见的知识产权问询问题主要包括以下内容:


1. 常见专利权相关风险及问询问题

(1) 专利数量较少

在发行人专利数量较少的情况下,监管机构往往要求发行人就相关原因及风险等问题进行说明。

(2) 同一技术重复申请专利

根据《中华人民共和国专利法》(以下称《专利法》),同样的发明创造只能授予一项专利权。[注6]如果发行人的存在多项主题高度相关的专利(多见于同日申请、分案申请或基于同一优先权的同族专利等情形),监管机构往往要求发行人解释是否存在就同一技术重复申请专利的情形。

(3) 同族专利重复计算

同族专利是指基于同一优先权文件,在不同国家或地区,以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。如果发行人将同族专利都计入专利权数量,监管机构往往要求发行人剔除同族专利后重新计算。

(4) 核心技术无专利保护

如果发行人的核心技术未获得专利保护,监管机构往往要求发行人就相关原因及风险等问题进行说明。

(5) 专利申请的时间趋势不合理

如果发行人的专利申请时间趋势不合理,如在某段时间内集中申请专利,或在某段时间内专利申请量过少,监管机构往往要求发行人作出合理解释,说明是否存在为申报上市而突击申请专利的情况,并可能对发行人的持续创新能力产生质疑。

(6) 存在已申请未授权专利

已申请未授权专利虽不能计入发行人拥有的专利权数量,但也需要在招股说明书中准确披露。如果发行人存在已申请未授权专利,监管机构往往要求发行人说明专利申请的审查进度、授权前景、相关技术侵权及被侵权风险等问题。

(7) 专利数量明显少于同行业竞争对手

如果发行人的专利数量明显少于同行业竞争对手,监管机构可能对发行人的技术水平、科技创新能力等产生质疑。

(8) 境外专利与企业销售状况不匹配

专利权具有地域性,除非有国际条约、双边或多边协定的特别规定,否则,专利权的效力只限于本国境内。如果发行人境外专利与企业销售状况不匹配,如主营业务收入以境外销售为主,却未在境外充分进行专利申请,监管机构往往要求发行人作出合理解释,并就是否存在侵权风险等问题进行说明。

(9) 专利与主营业务无关

专利与主营业务的相关性是监管机构重点关心的问题,监管机构往往要求发行人就专利与主营业务的关系进行详细说明。

(10) 形成核心技术和主营业务收入的发明专利计算方法

由于“形成核心技术和主营业务收入的发明专利”中的“和”应该作何解释存在争议,即应当解释为“形成核心技术的发明专利”且“形成主营业务收入的发明专利”,还是解释为“形成核心技术的发明专利”或“形成主营业务收入的发明专利”,监管机构往往要求发行人说明形成核心技术和主营业务收入的发明专利数量的具体计算方法。

(11) 专利权系受让取得

如果发行人存在受让专利权的情况,监管机构往往要求发行人就受让专利情况、受让专利与核心技术的关系、是否存在潜在纠纷及风险、发行人独立研发能力等问题进行说明。

(12) 第三方授权使用专利

如果发行人存在从第三方授权使用专利权的情况,监管机构往往要求发行人就授权专利情况、授权专利与核心技术的关系、是否存在潜在纠纷及风险、发行人独立研发能力等问题进行说明。

(13) 存在专利权质押

专利权质押是指债务人将拥有的专利权担保其债务的履行,当债务人不履行债务的情况下,债权人有权把折价、拍卖或者变卖该专利权所得的价款优先受偿的物权担保行为。如果发行人存在专利权质押的情况,监管机构往往要求发行人就质押专利权的背景及原因、对应的产品、是否涉及核心技术、质权实现风险等问题进行说明。

(14) 重要专利发明人离职

如果发行人存在重要专利发明人离职的情况,监管机构往往要求发行人就离职原因及合理性、对发行人研发能力和经营的影响情况、是否存在纠纷或潜在纠纷等问题进行说明。

(15) 专利发明人与核心技术人员不匹配

专利的发明人,是对专利作出实质性贡献的人。通常来说,发行人的核心技术人员认定应该和专利的发明人是基本一致的。如果专利的发明人与核心技术人员不匹配,监管机构往往要求发行人就相关原因及合理性、核心技术人员认定标准等问题进行说明。

(16) 新员工在原单位离职一年内作出发明创造

根据《专利法》《专利法实施细则》,员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于员工在原单位的职务发明,原单位为专利权人。[注7]如果发行人有专利是员工从原单位离职一年内作出的,监管机构往往要求发行人就是否存在潜在权属纠纷等问题进行说明。

(17) 存在专利侵权诉讼

如果发行人存在未决专利侵权诉讼,监管机构往往要求发行人就可能的赔偿金额、不利诉讼后果可能对核心技术及生产经营的影响等问题进行说明。

(18) 存在专利无效纠纷

根据《专利法》,自专利公告授权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。[注8]如果发行人有专利权存在无效纠纷,监管机构往往要求发行人就无效宣告事宜的进展、相关专利是否属于核心技术、如果专利被无效将产生的影响等问题进行说明。

(19) 专利因未缴年费而失效

根据《专利法》,专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费,没有按照规定缴纳年费的,专利权在期限届满前终止。[注9]如果发行人存在专利因未缴年费失效的情况,监管机构往往要求发行人就专利失效的具体数量和原因、对生产经营的影响、专利管理制度是否健全等问题进行说明。

(20) 专利即将到期

根据《专利法》,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。[注10]专利权期限届满之后,专利权人将不再享有排他权利。如果发行人有专利权即将到期,监管机构往往要求发行人就相关专利是否属于核心技术、产生的营收占比、专利到期对公司经营的影响、拟采取的应对措施等问题进行说明。

2. 常见技术秘密相关风险及问询问题

(1) 技术秘密的泄密风险

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》,技术秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息。[注11]故保密性是技术秘密的要件之一,如果技术信息泄密而为公众所知悉,就不再属于技术秘密的保护范畴。如果发行人有通过技术秘密保护的核心技术,监管机构往往要求发行人就是否存在泄密风险、保密协议或竞业限制协议执行情况等问题进行说明。

(2) 侵犯他人技术秘密

如果发行人存在被诉侵犯他人技术秘密的案件,监管机构往往要求发行人就主要事实情况、涉诉技术秘密是否涉及发行人核心技术和主营产品、如果案件败诉可能对发行人生产经营产生的不利影响等问题进行说明。

(3) 涉嫌侵犯商业秘密罪

根据《中华人民共和国刑法》(以下称《刑法》),下列侵犯商业秘密行为构成侵犯商业秘密罪:以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。明知前款所列行为,获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的,以侵犯商业秘密论。[注12]

如果企业技术人员存在违法将原单位的技术秘密在本单位披露、使用等行为,涉嫌侵犯商业秘密罪的,监管机构往往要求发行人说明相关技术人员的任职情况及研发贡献、相关案件是否对发行人核心技术、技术研发及生产经营带来重大不利影响等问题。

3. 常见商标权相关风险及问询问题

(1) 存在商标侵权诉讼

如果发行人存在未决商标侵权诉讼,监管机构往往要求发行人就案件的具体情况及进展、如果败诉对公司持续经营的影响等问题进行说明。

(2) 商标系受让取得

如果发行人有商标权系从第三方受让取得,监管机构往往要求发行人就受让相关原因、受让商标是否为核心商标、商标受让相关权利义务安排等问题进行说明。

4. 常见著作权相关问询问题

(1) 软件著作权数量较少

对于软件行业的发行人而言,如果其软件著作权数量较少,监管机构往往要求发行人对比同行业企业情况,就软件著作权数量较少的原因及合理性、技术先进性等问题进行说明。

(2) 著作权系受让取得

如果发行人有著作权系从第三方受让取得,监管机构往往要求发行人就受让相关原因及合理性、原权利人的具体情况、是否存在纠纷或潜在纠纷等问题进行说明。

(3) 存在软件著作权侵权诉讼

如果发行人存在未决软件著作权侵权诉讼,监管机构往往要求发行人就案件的具体情况及进展、如果败诉对公司持续经营的影响等问题进行说明。

5. 其他常见问询问题

(1) 存在集成电路布图设计专有权侵权诉讼

如果发行人存在未决集成电路布图设计专有权侵权诉讼,监管机构往往要求发行人就案件的具体情况及进展、如果败诉对公司持续经营的影响等问题进行说明。

(2) 受让取得非专利技术

如果发行人有非专利技术系从第三方受让取得,监管机构往往要求发行人就受让相关原因、受让非专利技术是否为核心技术、使用是否受限等问题进行说明。

(3) 知识产权管理的内控制度健全并有效运行

商标、专利、软件著作权等知识产权管理的内部控制制度是否建立健全并有效运行,也是监管机构重点关心的内容之一。

(4) 合作研发中的技术依赖

在“产学研结合”的大背景下,发行人与高校、研究院等第三方机构合作研发的情况越来越常见。如果发行人有相关情况,监管机构往往要求发行人就是否对第三方机构构成研发和技术依赖、是否具有独立研发能力等问题进行说明。

(四) 常见IP风险的特征

综合上述常见知识产权风险,本文认为具有以下三个特征:

1. 跨时空

知识产权风险的跨时空性体现在两个方面,一是跨时间性,二是跨地域性。

第一,知识产权风险的跨时间性,体现在处理知识产权风险时,首先需要关注企业当下面临的知识产权风险;其次,还要关心企业先前经营行为的合规性,如专利取得时是否存在权属纠纷、是否属于原单位的职务发明等;最后,也要考虑企业未来的知识产权风险,如专利到期失效后对于企业后续持续经营的影响等。

第二,虽然知识产权的效力具有地域性,但知识产权风险却具有跨地域性。随着经济国际化程度的提高,跨国经营越发普遍,外贸出口成为企业业务的重要组成部分。因此,不仅在中国境内,企业在世界范围内的产品制造国、转口国、出口国均可能面临知识产权风险。

2. 跨法律部门

跨法律部门,是知识产权风险的另一重要特征。具体而言,知识产权风险在民事、行政、刑事方面均有体现。

民事方面,知识产权风险主要体现为知识产权侵权纠纷、权属纠纷及授权许可纠纷等;行政方面,知识产权风险主要体现为知识产权授权、确权及行政处罚等相关纠纷;刑事方面,知识产权风险主要体现为《刑法》中规定的侵犯知识产权罪,包括假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪等。

3. 行业差异

科创板有六大支持行业,分别是新一代信息技术、高端装备、新材料、节能环保、新能源、生物医药,监管机构针对不同行业的问询重点有所差异。

其中,对于新一代信息技术行业来说,问询的重点侧重于技术来源。这与新一代信息技术企业的特点相关,这些企业的许多股东、高管均为技术出身,作为核心技术人员参与公司研发的情况较为常见。所以,企业的技术来源受到较多关注。

对于高端装备、新材料、节能环保三个行业来说,问询的重点集中于合作研发成果的权属问题等。原因在于,我国相关行业的研发能力仍然较弱,企业和高校及研究院合作研发的情况比较多,监管机构通常会关注合作研发成果的权属问题。

对于新能源行业,问询的重点侧重于核心技术的成果转化等情况。我国新能源产业目前处于快速发展阶段,已经形成了一定的技术产出和积累,亟需对技术成果进行转化。

对于生物医药行业,问询的重点侧重于核心技术的先进性。生物医药行业的技术研发具有投入大、周期长、回报不稳定的特点,目前国内较多医药企业主要依赖于外部技术许可,所以,核心技术的先进性可能存在一定问题。

三、科创板IPO相关IP规则

“问询回复”中的常见知识产权风险及问询问题名目众多,需要将上述风险和问题带入科创板规则体系,探究提出相关问题的依据,才能抽薪止沸,从根本上解决问题。

(一) 科创板主要规则体系

注:突出显示IP相关规则与要求,下同。

如上图所示,为保障科创板平稳、有效运行,中国证监会、上海证券交易所制定了《实施意见》《管理办法》《评价指引》《申报规定》等一系列规则,与《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)等一同组成了科创板相关规则体系。

(二) 科创板上市要求

根据相关规则,企业要在科创板上市,需要符合特定的要求。《管理办法》中明确,申请在科创板上市的企业,除应符合科创板定位外,还应符合发行条件、上市条件和信息披露要求。[注13]

中国证监会通过《评价指引》《管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》(以下称《41号准则》)等规定对科创板定位、发行条件、上市条件和信息披露要求进行了细化,其中,除上市条件外,其他三项均涉及知识产权相关的审查要求。

1. 科创板定位

关于科创板定位,《实施意见》《管理办法》《评价指引》和《申报规定》等规定主要从支持方向、行业限定、科创属性三个方面进行了规定:

第一,关于支持方向,《实施意见》规定,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业;[注14]除上述规定以外,《管理办法》《申报规定》中还提出科创板优先支持拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,科技成果转化能力突出,具有稳定的商业模式,行业地位突出或者市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性的企业。[注15]

第二,关于行业限定,《实施意见》规定,科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革。[注16]在此基础上,《评价指引》明确限制金融科技、模式创新企业在科创板上市,禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市,进一步明确“硬科技”的科创板定位。[注17]

第三,关于科创属性,2020年3月发布的《评价指引》规定,申报科创板上市的企业需同时符合三项评价指标,或符合五项例外情形之一。2021年4月,中国证监会在三项评价指标的基础上增加了第四项指标“研发人员占比不低于10%”,形成了如上图所示的“4+5”的科创属性评价指标。[注18]

综合上述规定,本文认为,科创板定位中的知识产权相关规则与要求可以被归纳为两个方面:第一,科创能力突出,掌握先进核心技术;第二,科技成果转化能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营。

这两方面,正是科技创新型企业生产经营良性循环的基本体现。如上图所示,科创企业积极投入研发经费、研发人员等,使其具有突出的科技创新能力;依赖其科技创新能力,企业源源不断地研发产生先进的核心技术;再依靠其核心技术进行成果转化,将核心技术积极投入生产经营,并将产生的营业收入积极投入科研;如此良性循环,不断产生并巩固科创企业的竞争优势。

(1) 科创能力突出,掌握先进核心技术

企业的科技创新能力与其掌握的先进核心技术高度相关,前者为后者之因,后者为前者之果。

企业科技创新能力的高低,主要可以从三个方面予以体现:第一,从成因方面,如《评价指引》中四项标准中对研发人员和研发投入的规定,科技创新能力可以体现在企业投入的研发人员资质及数量,以及投入研发资金的总额或占营收的比例;第二,从结果方面,如《评价指引》中四项标准和五项例外中对发明专利数量及核心技术水平等的规定,科技创新能力可以体现在企业已经取得的科技创新成果的意义、地位和水平,掌握核心技术的先进性和数量;第三,从过程方面,科技创新能力可以体现在企业科技成果产出的周期和频率。

至于企业掌握的核心技术先进性,如《评价指引》中四项标准和五项例外中对发明专利数量及核心技术水平等的规定,可以通过企业参与国家项目的情况,核心技术获得的荣誉奖项,对应专利权、著作权等知识产权的质量和数量,以及与同行业竞争对手各项对比情况等表征来体现。

上文提及的以下知识产权风险,均与企业的科创能力和核心技术先进性高度相关:专利数量较少、同一技术重复申请专利、同族专利重复计算、核心技术无专利保护、专利申请的时间趋势不合理、存在已申请未授权专利、专利数量明显少于同行业竞争对手、著作权数量较少、存在技术依赖。

例如,K公司的发明专利取得时间较早,且报告期内只申请并获授权1项发明专利,存在专利申请的时间趋势不合理的问题。监管机构除要求解释具体原因以外,还要求就研发投入、研发人员等情况进行说明,并综合分析是否具备持续研发能力,体现的正是证券监管机构对发行人科创能力的关注。

(2) 科技成果转化能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营

科创板定位要求企业不仅应当具有突出的科技创新能力,掌握先进的核心技术,还应当具有突出的科技成果转化能力,并主要依靠核心技术开展生产经营。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》,主要依靠核心技术开展生产经营,是指企业的主要经营成果来源于依托核心技术的产品或服务。其要求发行人能够坚持科技创新,通过持续的研发投入积累形成核心技术,且主要的生产经营能够以核心技术为基础,将核心技术进行成果转化,形成基于核心技术的产品(服务)。[注19]

正如《评价指引》中四项标准和五项例外中的相关规定,是否具有突出的科技成果转化能力并主要依靠核心技术开展生产经营的重要表征,包括企业形成主营业务收入的发明专利数量,将获得国家科技进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖等奖项的技术用于主营业务,独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目,以及依靠核心技术形成的主要产品服务属于国家鼓励、支持和推动的实现进口替代的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等。

上文提及的以下知识产权风险,均与企业是否具有突出的科技成果转化能力并主要依靠核心技术开展生产经营高度相关:境外专利与企业销售状况不匹配、专利与主营业务无关、形成核心技术和主营业务收入的发明专利数量的计算方法。

例如,J公司拥有53项发明专利,证券监管机构要求保荐机构对53项专利是否均与核心技术和主营业务相关发表明确意见,并说明核查的过程、方法结论及依据,体现的正是证券监管机构对发行人是否具有突出的科技成果转化能力并主要依靠核心技术开展生产经营的关注。

2. 知识产权相关的股票发行条件

《证券法》《实施意见》《管理办法》对发行条件进行了规定,本文认为,知识产权相关的发行条件可以被分为三部分:第一,企业知识产权内控制度应健全有效;第二,企业应具有独立进行持续经营的能力;第三,发行人及其控股股东、实际控制人应不存在侵犯知识产权罪的情形。[注20]

(1) 知识产权内控制度健全有效

《实施意见》《管理办法》都有明确规定,企业应当具有健全的内部控制制度,且被有效执行。[注21]而知识产权是企业资产的重要组成部分,特别是对于科技创新型企业,有更加重要的地位。所以,科创板要求企业具有健全有效的知识产权内控制度,包括研发管理制度、商业秘密管理制度、知识产权信息管理制度等,才能更好地保护自有知识产权、加强知识产权管理、鼓励发明创造和科技创新。

上文提及的风险“知识产权管理的内控制度是否健全并有效运行”即属于此类问题。例如,监管机构在对W公司的问询函中,要求其说明商标、专利、软件著作权等知识产权管理的内部控制制度是否建立健全并有效运行。

(2) 独立持续经营能力

《证券法》《实施意见》《管理办法》均明确规定,发行人应业务完整,具有直接面向市场独立持续经营的能力。[注22]根据《管理办法》第十二条,企业的独立持续经营能力中与知识产权有关的内容,主要包括如下图所示的五个方面。

① 无形资产完整、独立

发行人具有独立持续经营能力的表现之一,是发行人具有完整、独立的无形资产,作为无形资产重要组成部分的知识产权应当可以不受限制地合法使用。

上文提及的以下知识产权风险,均与企业的无形资产完整、独立性高度相关:专利权系受让取得、第三方授权使用专利、存在专利权质押、著作权系受让取得、商标系受让取得、受让取得非专利技术。

例如,T公司有较多知识产权系受让取得(64项专利、9项境内商标、14项软件著作权等),监管机构要求保荐机构和发行人律师核查发行人知识产权的来源和取得是否符合相关法律法规的规定,是否影响发行人的资产完整性,体现的正是监管机构对发行人无形资产完整、独立性的关注。

② 核心技术人员稳定

核心技术人员的稳定性对发行人的独立持续经营能力具有较大影响,发行人最近2年内核心技术人员应不存在重大不利变化。

原则上,核心技术人员通常包括公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准的起草者等。对核心技术人员是否发生重大不利变化的认定,应当本着实质重于形式的原则,综合两方面因素分析:一是最近2年内的变动人数及比例,在计算人数比例时,以上述人员合计总数作为基数;二是上述人员离职或无法正常参与发行人的生产经营是否对发行人生产经营产生重大不利影响。

由于核心技术人员是企业科技创新的根本,核心科技人员的引进或离职,通常对企业的科研能力及科研安排具有较大影响,进而可能对企业的正常生产经营产生影响。如果最近 2 年内发行人上述人员变动人数比例较大或上述人员中的核心人员发生变化,进而对发行人的生产经营产生重大不利影响的,应视为发生重大不利变化。[注23]

上文提及的以下知识产权风险,均与企业的核心技术人员稳定性高度相关:重要专利发明人离职、专利发明人与核心技术人员不匹配。

例如,M公司有多项发明专利,监管机构要求其说明发明专利的发明人情况,是否仍在发行人处任职,是否存在离职情况,体现的正是监管机构对发行人核心技术人员稳定性的关注。

③ 无重大知识产权权属纠纷

发行人不应存在核心技术、专利、商标等知识产权重大权属纠纷。

知识产权权属纠纷的常见情形为职务技术成果权属纠纷。前文提到,根据相关法律规定,员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于员工在原单位的职务发明。

法律作出该规定的目的,是为了防止员工在发明创造即将完成之际,将其作为跳槽的筹码带至下家单位,保护原单位免受员工不正当行为对其合法权益造成的侵害。实践中,知识产权权属纠纷也常常由原单位与下家单位围绕员工在下家单位完成的技术成果进行。如果下家单位的技术成果被认定为属于原单位所有,将给下家单位带来重大的损失。下家单位不仅将失去一项重要的技术资产,还将被禁止实施相关技术,受制于人。

上文提及的风险“新员工在原单位离职一年内作出发明创造”,即与企业是否存在重大知识产权权属纠纷高度相关。

例如,R公司某核心技术人员从原单位离职的当年,就为发行人研发并作为发明人之一申请了四项专利。监管机构要求说明该 4 项专利是否为与该人员在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,是否存在相关人员离职后一年内以本人名义申请专利并计划转让给发行人的情况,体现的正是监管机构对发行人是否可能存在重大知识产权权属纠纷的关注。

④ 无重大知识产权诉讼

发行人不应存在被他人起诉知识产权侵权的重大诉讼案件。

根据相关法律规定,如果发行人被他人起诉知识产权侵权,且法院生效判决认定发行人构成侵权,则发行人不仅将被禁止继续使用他人知识产权,还需要就侵权损害进行赔偿。因此,一旦发行人的主营产品被认定为侵权产品,或发行人被判决承担高额赔偿,将会对发行人的正常生产经营产生严重影响。

上文提及的以下知识产权风险,均与企业是否有重大知识产权诉讼高度相关:存在专利侵权诉讼、存在著作权侵权诉讼、存在商标侵权诉讼、侵犯他人商业秘密、存在集成电路布图设计专有权侵权诉讼。

例如,Y公司在六起未决专利侵权诉讼,监管机构不仅要求其测算诉讼纠纷可能给发行人带来的赔偿金额,述不利诉讼后果对发行人核心技术、在研技术、产品销售、存货、经营成果、业绩以及财务状况可能造成的不利影响;还要求结合案件实际,论证诉讼是否涉及《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》所认定的故意专利侵权情形,是否需要按照惩罚性赔偿的要求测算不利诉讼结果的影响。

⑤ 无重大经营环境变化

发行人的经营环境不得有已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

经营环境是影响企业生产经营活动的条件,是制约企业生存和发展的重要因素,包括内部环境与外部环境。具体到知识产权层面,重大经营环境变化可包括发行人专利无效或失效、技术秘密泄密等情形引起的外部市场环境变化。

根据我国相关法律规定,在发行人的专利无效或失效后,相应的专利技术方案将进入公有领域,处于不必经任何授权或许可而被任何人使用的状态,发行人不再能够禁止他人使用相应技术方案;技术信息泄密而为公众所知悉后,将进入公有领域,不再属于技术秘密的保护范畴。这对发行人经营环境带来的影响是,发行人在市场环境中将不再享有排他实施相关技术方案的权利,竞争者的不断出现,不仅将挤占发行人的市场份额,还将剥夺发行人的定价权。

上文提及的以下知识产权风险,均与企业是否有重大经营环境变化高度相关:存在专利无效纠纷、专利因未缴纳年费而失效、专利即将到期、技术秘密的泄密风险。

例如,H公司10项专利权被他人请求宣告无效,监管机构要求其说明如果上述专利最终被宣告无效,发行人失去专利保护之后,竞争及经营环境是否发生重大变化,是否对发行人未来生产经营带来重大不利影响。

(3) 无侵犯知识产权罪

《证券法》《实施意见》《管理办法》对发行人及其控股股东、实际控制人的条件进行了限制,上述主体最近三年内不得存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;也规定了发行人的董事、监事和高级管理人员不得存在最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见等情形。[注24]

其中,破坏社会主义市场经济罪规定在《刑法》第三章,包括以下侵犯知识产权罪:假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪,非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪,假冒专利罪,侵犯著作权罪,销售侵权复制品罪,侵犯商业秘密罪,为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪。[注25]

根据《41号准则》,不仅发行人及其控股股东、实际控制人等涉嫌侵犯知识产权罪会对科创板上市前景产生重大影响,发行人技术人员涉嫌侵犯知识产权罪的情况也会被证券监管机构重点关注。

例如,H集团两名技术人员涉嫌侵犯商业秘密罪,监管机构要求其说明两人负责的主要业务及其成果、发挥的作用、参与研发的具体贡献等,说明是否对发行人核心技术、技术研发及生产经营带来重大不利影响。

3. 知识产权相关的信息披露要求

(1) IP信息披露的基本原则

真实、准确、完整,是披露信息的原则性要求。发行人应当诚实守信,依法披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。[注26]

关于信息披露的内容,发行人应当根据自身特点,有针对性地披露行业特点、业务模式、公司治理、发展战略、经营政策、会计政策,充分披露科研水平、科研人员、科研资金投入等相关信息,并充分揭示可能对公司核心竞争力、经营稳定性以及未来发展产生重大不利影响的风险因素。发行人尚未盈利的,应当充分披露尚未盈利的成因,以及对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面的影响。[注27]

但是,监管机构制定的信息披露规则并非封闭式规定,而是对信息披露的最低要求,凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息,无论相关规则是否有明确规定,发行人均应当予以披露。[注28]

(2) IP信息披露涉及的主要规则

为建立健全以信息披露为中心的注册制规则体系,中国证监会、上海证券交易所出台了如下图所示的一系列科创板上市过程中的信息披露规则,具体内容不再详述。

(3) IP信息披露涉及的主要上市文件

根据《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第1号——发行上市申请文件》,发行人在申请科创板上市时需要提交如上图所示的招股说明书、关于符合科创板定位要求的专项说明、关于发行人符合科创板定位要求的专项意见、法律意见书等发行上市申请文件,并在发行上市申请文件中按照相关披露要求进行IP有关的信息披露。

其中,招股说明书是最主要的信息披露文件,涉及大量的IP相关信息披露要求,主要如下图所示。

四、IP风险防范与应对

(一) IP风险防范与应对建议

1. 尽早组建专业知识产权团队

企业应当尽早组建由企业内部管理人员、法务人员和外部知识产权律师共同组成的专业知识产权团队。知识产权团队除负责内部知识产权管理工作、外部知识产权纠纷应对工作外,还应当面向企业员工定期组织开展知识产权培训讲座,以提高员工的知识产权保护意识,减少知识产权风险。

2. 合理构建知识产权管理体系

企业应当尽早着手建立知识产权管理体系,包括知识产权管理制度、知识产权预警制度、职务发明/职务作品奖励报酬制度、商业秘密保密体系等。知识产权管理体系的构建应当与企业的行业特点、经营性质、发展状况、经济实力等相适应,以充分、高效地进行企业知识产权管理。

3. 充分地布局与挖掘知识产权

企业应当未雨绸缪,充分重视知识产权布局与挖掘的重要性。对专利、商标等知识产权的申请/登记进行周密规划和统筹安排,通过对申请/登记时间、地域和途径的选择,以及对知识产权保护内容的谋划,有策略地进行知识产权布局。并以知识产权布局为目的,对经营及研发过程中使用或取得的各项成果进行技术和法律层面上的全面分析,提炼出可以使用专利权、商标权等知识产权进行保护的客体。

4. 充分准确披露知识产权情况

如上文所述,真实、准确、完整,是披露信息的原则性要求。发行人应当诚实守信,对拥有的知识产权情况进行充分准确披露,防止出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 积极有效应对监管部门问询

面对监管机构的问询,企业应当积极有效地应对。可以主要从两个方面进行回复:第一,面向问题本身,按照监管机构的要求进行相关的解释和说明;第二,面向问题背后对应的科创板上市要求,从其他方面论证企业符合监管机构关注的上市要求。

6. 及时精准处理知识产权狙击

遭遇知识产权狙击后,企业应及时采取应对措施,切忌踟蹰不决,否则可能延误IPO进程,甚至被终止审核。企业应当综合考虑上市进程及个案情况,采取针对原告权利基础进行无效、在诉讼案件中积极进行各种抗辩、主动提起反制诉讼等方式进行应对,或者在适合的时机主动提出和解谈判,争取尽可能以最低的代价达成和解。

(二) 律师在IP风险防范与应对中的角色

1. 尽职调查

律师进行知识产权尽职调查的目的主要有两个,一是梳理企业的知识产权状况,包括权利内容、权利归属、权利来源、权利负担、权利价值等;二是分析企业知识产权存在的风险,包括实施风险、交易风险、管理风险等。

就针对科创板拟上市公司进行的知识产权尽职调查而言,可以主要从如下图所示的所属行业、科创属性指标、风险因素、发行人基本情况、业务与技术、公司治理与独立性及其他重要事项等六方面展开。

2. 整改完善

根据知识产权尽职调查结果,律师可以协助企业整改完善存在的问题,整改措施主要包括:

(1) 完善制度:研发管理制度、知识产权申请管理制度、知识产权信息管理制度、知识产权预警制度等制度的完善;

(2) 修订文书:进行与知识产权有关的合同、函件及条款的审阅、起草、修订;

(3) 规范经营:进行专利地图的绘制与FTO、人员管理等;

(4) 权利挖掘:进行知识产权的挖掘、申请、登记、注册、维持与保护,并持续进行管理监控,关注期限、法律状态、被侵权风险等;

(5) 企业培训:对企业进行培训,为高管、员工提供知识产权方面培训。

3. 申报文件

律师可以协助企业完成申报文件的准备工作,根据《41号准则》等规定与问询关注重点,起草、修改、审阅招股说明书及法律意见书中与知识产权有关的部分,并协助准备相关基础材料或专项报告,如《相关行业专利分析报告》《FTO分析报告》《专利授权前景分析》《专利侵权风险分析报告》等。

4. 问询回复

律师可以协助企业回复与知识产权有关的问询问题。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,“发行人及其保荐人、证券服务机构回复本所审核问询的时间总计不超过三个月”“上市委员会审议会议结束后十个工作日内报送与审核问询回复相关的更新后的招股说明书”,因此问询问题的回复需要强调及时性,律师可以在收到问询问题前为客户制定好可能出现的问询的应对方案,以在实际收到问询后可以有条不紊地开展答复工作。

5. 风险应对

实践中,企业经常会在上市过程中遭遇竞争对手的知识产权“狙击”,包括函件警告、举报诉讼、负面舆情等情况,涉及的争议内容主要包括侵权诉讼、无效纠纷、权属争议等。律师可在相关风险出现后,协助客户进行专业应对,分析、制定应对策略,回应函件警告,代理诉讼案件,公关与管控负面舆情。


注释及参考文献:

[1]《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(三)条。

[2] 参见《科创属性评价指引(试行)》第一、二条,《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五、六条。

[3] 参见《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第五章。

[4] 马天旗等著,《科创板企业上市知识产权指南》,知识产权出版社2021年第1版。

[5] 参见六棱镜《中国科创板IPO知识产权全景洞察与案例解析(2019—2020)》。

[6]《中华人民共和国专利法》第九条。

[7]《中华人民共和国专利法》第六条,《专利法实施细则》第十二条。

[8]《中华人民共和国专利法》第四十五条。

[9]《中华人民共和国专利法》第四十四条。

[10]《中华人民共和国专利法》第四十二条。

[11] 参见《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条。

[12]《中华人民共和国刑法》第二百一十九条。

[13] 参见《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第3、4条。

[14] 参见《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(三)条。

[15] 参见《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第三条,《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条。

[16] 参见《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(三)条。

[17] 参见《科创属性评价指引(试行)》第三条。

[18] 参见《科创属性评价指引(试行)》第一、二条。

[19] 参见《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第10条。

[20] 参见《中华人民共和国证券法》第十二条,《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(七)条,《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十一至十三条。

[21] 参见《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(七)条,《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十一条。

[22] 参见《中华人民共和国证券法》第十二条,《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(七)条,《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条。

[23] 参见《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第6条。

[24] 参见《中华人民共和国证券法》第十二条,《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》第(七)条,《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十三条。

[25] 参见《中华人民共和国刑法》第二百一十三条至第二百二十条。

[26] 参见《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第五条。

[27] 参见《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第三十九条。

[28] 参见《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第三十四条。

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